Depuis l’entrée en vigueur de la procédure UDRP à la fin de l’année 1999, les professionnels du droit souhaitaient avoir un outil synthétisant la jurisprudence. Ils invoquaient notamment le classique argument de la sécurité juridique. Leur souhait a été exhaussé car désormais l’OMPI rédige un Overview officiel. La sortie de la 3ème édition a été annoncée le 23 mai 2017 (version 3.0), à la suite de la précédente datant de 2011 (version antérieure 2.0). Grâce à cet outil actualisé, chaque étape de la procédure URDP est explicitée. La rédaction reste toutefois complexe et certains points doivent être étudiés.
1/ La conséquence de la multiplication des TLDs
L’ICANN a lancé un projet de nouvelles extensions génériques. Le premier cycle de candidatures a été ouvert en janvier 2012. Après examen, l’ICANN les a lancées sur le marché en octobre 2013. Une seconde phase de candidature est annoncée au plus tôt pour 2020.
Les possibilités de combinaisons de noms de domaines se sont ainsi multipliées. Une entreprise a donc la possibilité d’enregistrer des noms de domaines plus précis et adaptés à leur produits et services. Cette augmentation peut également rendre plus complexe le suivi et la gestion des éventuelles procédures ayant lieu en relation avec ces noms de domaines.
Jusqu’à présent, la pratique ignorait ces nouvelles extensions dans son appréciation des 3 critères composant une plainte UDRP. Dorénavant, leur importance pourrait se voir concernant la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de mauvaise foi.
Par exemple, pour le nom de domaine <hugoboss.clothing>. La commission administrative a pu décider que le défendeur avait choisi cette extension dans le seul but de bénéficier de la réputation de la marque notoire de prêt-à-porter Hugo Boss. L’extension permettait d’accentuer la confusion que le défendeur souhaitait créer. Le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime d’user du nom de domaine et l’avait enregistré et l’utilisait de mauvaise foi. Le transfert du nom de domaine a donc été ordonné (WIPO, n°D2014-2022, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Tiagra Investments, Christopher Murphy).
Les mêmes remarques sont pertinentes pour les IDNs (International Domain Name) qui se sont récemment fortement développés. Grâce à eux, un registrant peut désormais inclure dans son nom de domaine des caractères n’appartenant pas à l’alphabet latin. De nombreux pays, tel que le Qatar, ont par exemple demandé l’enregistrement de leur extension pays en caractères arabes. Les différentes traductions de ces noms de domaines seront donc prises en compte lors d’une procédure UDRP.
2/ L’exécution des décisions UDRP
Un second point intéressant concerne la procédure. L’Overview rappelle que le rôle de l’OMPI prend fin suite à la notification de la décision aux parties et au registrar. Suite à l’envoi de la décision au registrar concerné, ce dernier a une obligation contractuelle avec l’ICANN d’exécuter la décision UDRP. Le registrar est susceptible de voir sa responsabilité engagée si il manque à son obligation. Il existe des prestataires offrant des services permettant d’aider les requérants dans le suivi de l’exécution de leur décision. Le logiciel IPzen permet notamment d’aider les entreprises dans ce suivi.
3/ Recommandations et rappels de l’OMPI
Finalement, l’OMPI met en garde et rappelle qu’il convient de garder en tête que cet Overview s’adresse aux parties, et n’est en aucun cas contraignant vis-à-vis des arbitres qui restent bien évidemment libres d’étudier les faits et circonstances particuliers à chaque cas d’espèce avant de rendre leur décision, d’une manière qu’ils estiment juste. Concernant les parties, elles ne peuvent se contenter de reprendre cet Overview sans apporter leurs propres arguments pour étayer leur plainte.
En conclusion, cette nouvelle version publiée par l’OMPI apporte de nouveaux éclairages importants pour les praticiens. Cette procédure reste toutefois complexe. La rédaction d’une plainte UDRP requiert l’assistance de prestataires spécialisés. L’équipe IPzen permet d’aider les requérants à chaque étape de la procédure, en commençant par essayer de récupérer le nom de domaine litigieux, puis la rédaction de la plainte en elle-même et son dépôt, jusqu’à l’exécution de la procédure.
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