Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019. Faisant suite à un long processus de réforme, l’adoption de ces textes par le Canada était très attendu et modifie profondément la loi canadienne sur les marques de commerce.
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadiennes au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.
Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.
A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :
- s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
- s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
- si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.
Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.
En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.
Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.
Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.
Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération !
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